創(chuàng)新藥項(xiàng)目盡調(diào)漫談之三：專利故事

專利盡職調(diào)查在創(chuàng)新藥投資領(lǐng)域的重要性是毋庸置疑的，其以公開(kāi)換保護(hù)，使權(quán)利人獲得一定年限的壟斷期。我們今天談?wù)摰氖菑耐顿Y人角度的一些分享，當(dāng)然不如專業(yè)的專利代理機(jī)構(gòu)來(lái)得專業(yè)，不對(duì)的地方還請(qǐng)專業(yè)人士多指正（發(fā)郵件或者加微信溝通均可）。

目前，大到國(guó)際巨頭、小到Biotech企業(yè)，專利基本布局全球市場(chǎng)，至少包括美、日、歐、中等國(guó)家地區(qū)專利申請(qǐng)，同時(shí)擁有全球權(quán)益的創(chuàng)新藥企業(yè)也更吸引投資者的眼球，那么必然要說(shuō)一下專利的PCT申請(qǐng)途徑。

先說(shuō)PCT

Patent Cooperation Treaty（PCT）專利合作條約，是由世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織國(guó)際局管理的，一個(gè)方便申請(qǐng)人獲得國(guó)際保護(hù)的國(guó)際性條約。

PCT體系是一個(gè)專利申請(qǐng)?bào)w系，而非授權(quán)體系，其包括國(guó)際階段和國(guó)家階段，國(guó)際階段涉及申請(qǐng)、國(guó)際檢索和國(guó)際初審等程序；國(guó)家階段才是真正決定專利能否在具體國(guó)家或地區(qū)獲得授權(quán)的審查階段。

PCT途徑2大優(yōu)點(diǎn)：1、用一種語(yǔ)言向一局（受理局）提交一份申請(qǐng)；2、相較巴黎公約的自優(yōu)先權(quán)日12月內(nèi)進(jìn)入到成員國(guó)，PCT延長(zhǎng)到30個(gè)月之內(nèi)下沉到各個(gè)國(guó)家即可。

PCT途徑的大致時(shí)間軸：

申請(qǐng)要求在自優(yōu)先權(quán)日12月之內(nèi)完成；一般自優(yōu)先權(quán)日16月左右會(huì)收到國(guó)際檢索報(bào)告（ISR）；

在18月左右會(huì)進(jìn)行國(guó)際公布，這個(gè)時(shí)候申請(qǐng)人在指定國(guó)便可以獲得臨時(shí)保護(hù)，專利授權(quán)后，此時(shí)到授權(quán)期間的侵權(quán)是可以被追溯的；

如果申請(qǐng)人需要進(jìn)行國(guó)際初審，那么最晚可在28個(gè)月左右取得國(guó)際初審報(bào)告；隨后30個(gè)月之內(nèi)下沉到擬布局國(guó)家。

下面說(shuō)一下，國(guó)際檢索報(bào)告和國(guó)際初審報(bào)告對(duì)于申請(qǐng)人的具體作用。

國(guó)際檢索報(bào)告是申請(qǐng)PCT必然會(huì)取得的，申請(qǐng)人可以以此做授權(quán)預(yù)估。國(guó)際初審報(bào)告，是只有申請(qǐng)國(guó)際初審的申請(qǐng)人才會(huì)獲取。

那么在什么情況下會(huì)申請(qǐng)國(guó)際初審呢？

申請(qǐng)人國(guó)際檢索報(bào)告不太理想，這時(shí)可以通過(guò)申請(qǐng)國(guó)際初審，對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書(shū)和附圖進(jìn)行修改，以克服缺乏創(chuàng)造性和新穎性的審查結(jié)果。

需要特別注意的是修改不得超出原始國(guó)際申請(qǐng)中對(duì)發(fā)明公開(kāi)范圍之外，如果對(duì)說(shuō)明書(shū)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行了修改，那這個(gè)專利的保護(hù)內(nèi)容實(shí)際上就會(huì)有很大的變動(dòng)和不確定性，給PCT進(jìn)入具體國(guó)家時(shí)優(yōu)先權(quán)的確認(rèn)留下隱患，進(jìn)而嚴(yán)重影響專利的新穎性和創(chuàng)造性，所以一般是不建議修改說(shuō)明書(shū)，但權(quán)力要求可以根據(jù)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行大改。

一份比較好的國(guó)際檢索報(bào)告（ISR）或國(guó)際初審報(bào)告有什么意義呢？

以上2份報(bào)告，在專利下沉到各個(gè)國(guó)家審查時(shí)會(huì)被審查員作為參考，對(duì)于大國(guó)，比如美、日、歐、中等，只是參考；而對(duì)于小國(guó)來(lái)說(shuō)，被重視程度會(huì)比較高。

總歸擁有具有創(chuàng)造性和新穎性ISR/國(guó)際初審報(bào)告的專利，比缺乏創(chuàng)造性和新穎性的ISR/國(guó)際初審報(bào)告的專利，勢(shì)必授權(quán)之路會(huì)容易些。

說(shuō)完P(guān)CT，說(shuō)一說(shuō)我們專利盡調(diào)的關(guān)注點(diǎn)。

專利盡調(diào)關(guān)注點(diǎn)

在我們盡調(diào)的過(guò)程中，因不同項(xiàng)目階段不同，專利申報(bào)類型及所處的階段也各有不同，下面主要從專利申報(bào)的不同階段，談一下盡調(diào)主要關(guān)注點(diǎn)和免費(fèi)檢索小技巧。

無(wú)論對(duì)什么類型、什么階段的專利進(jìn)行盡調(diào)，專利權(quán)的權(quán)屬是首先要核查的。

是否存在糾紛、抵押、質(zhì)押、許可等權(quán)屬瑕疵，尤其是一些高校職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)屬，是否清晰。

對(duì)此，須獲得原始的申請(qǐng)文件、合同等資料進(jìn)行核查，并通過(guò)各國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局查詢平臺(tái)檢索公開(kāi)信息進(jìn)行二次確認(rèn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外部雙重盡調(diào)。當(dāng)然，有些時(shí)候，可能存在一些特殊的情況，那么，特殊情況就需要特殊考慮，但主要的關(guān)注點(diǎn)和思路是不變的。

關(guān)于專利權(quán)屬問(wèn)題，我們這里分享一個(gè)小故事。最近刷屏的基因編輯胎兒事件，用的就是家喻戶曉的基因編輯技術(shù)CRISP R/cas9，但是其專利權(quán)屬糾紛卻是爭(zhēng)執(zhí)了很久，到前段時(shí)間似乎總算有個(gè)眉目。

2014年4月15日，美國(guó)專利與商標(biāo)局將該技術(shù)相關(guān)的第一項(xiàng)專利，授予了張鋒和他所在的布羅德研究所。這項(xiàng)內(nèi)涵深廣的專利覆蓋了CRISP R/cas9技術(shù)在所有真核生物方面（包括各種動(dòng)物、農(nóng)作物及人本身）的應(yīng)用。

其實(shí)早在2012年5月，科學(xué)家杜德納和卡朋特所在的加利福尼亞大學(xué)和維也納大學(xué)就向美國(guó)專利與商標(biāo)局提交了正式的申請(qǐng)，內(nèi)容也涵蓋了CRISP R/cas9技術(shù)幾乎全部的應(yīng)用領(lǐng)域。

在那個(gè)時(shí)候，張鋒他們證明CRISP R/cas9技術(shù)用于編輯人類基因組的學(xué)術(shù)論文尚未發(fā)表（2013年1月發(fā)表），張鋒和布羅德研究所的專利申請(qǐng)也未提交（2012年12月提交）。

表面上，不管是學(xué)術(shù)承認(rèn)還是專利申請(qǐng)，杜德納和卡朋特都是領(lǐng)先的，如果事情繼續(xù)順利發(fā)展，專利授權(quán)歸屬應(yīng)該鐵定就是加利福尼亞大學(xué)和維也納大學(xué)，哪有張鋒他們什么事。

（右二和右三是兩位美女科學(xué)家，最右邊那個(gè)是卡梅?。?/span>

但是轉(zhuǎn)機(jī)在細(xì)節(jié)里。

第一個(gè)細(xì)節(jié)：布羅德研究所的律師在提交專利申請(qǐng)時(shí)，大概是意識(shí)到他們已經(jīng)落后于兩位美女，因此特別申請(qǐng)了美國(guó)專利與商標(biāo)局快速審批通道。

（美國(guó)專利局近年來(lái)審核專利申請(qǐng)的人手嚴(yán)重不足，導(dǎo)致許多專利申請(qǐng)被擠壓，等待一紙批文遙遙無(wú)期。于是這個(gè)快速審評(píng)通道就誕生了。著急的專利申請(qǐng)者可以交錢申請(qǐng)快速審批。）

布羅德研究所正是充分利用了這個(gè)條款，硬是無(wú)中生有創(chuàng)造出了時(shí)間。實(shí)際上，美國(guó)專利局首先審核了張鋒他們的專利申請(qǐng)，盡管他們的申請(qǐng)比兩位美女晚了足足7個(gè)月。

好奇的小伙伴可能這個(gè)時(shí)候不是關(guān)心專利歸屬的問(wèn)題了，是關(guān)心這個(gè)加速審批費(fèi)要多少錢？告訴你可能你自己都不信，只有70美金。沒(méi)想到，這區(qū)區(qū)70美金就決定了價(jià)值數(shù)十億甚至成百上千億美金的基因編輯市場(chǎng)的歸屬。是不是有一種替兩位美女哭的感覺(jué)。

有人看到這，說(shuō)：不對(duì)！專利應(yīng)該按照優(yōu)先權(quán)日來(lái)判斷誰(shuí)優(yōu)先啊，顯然是杜德納和卡朋特的優(yōu)先權(quán)日領(lǐng)先了7個(gè)月。是的，但是這個(gè)前提是2013年3月16日之后申請(qǐng)的專利才算。這里又涉及到另外一個(gè)細(xì)節(jié)。

細(xì)節(jié)二：在世界上絕大多數(shù)國(guó)家的專利系統(tǒng)里，都是遵循誰(shuí)先提交申請(qǐng)誰(shuí)就能獲得專利的規(guī)則（first to file）。但是美國(guó)不一樣，美國(guó)長(zhǎng)久以來(lái)實(shí)行的是誰(shuí)先發(fā)明誰(shuí)就能獲得專利規(guī)則（first to invent）。這個(gè)規(guī)則就容易產(chǎn)生糾紛，因?yàn)檎l(shuí)都不好證明到底誰(shuí)先發(fā)明。

所以美國(guó)后來(lái)進(jìn)行了改革，2011年9月16日，奧巴馬簽署批準(zhǔn)《美國(guó)發(fā)明法案》，正式確定了美國(guó)專利法系統(tǒng)于2013年3月16日轉(zhuǎn)向“first to file”系統(tǒng)。而張鋒他們和兩位美女的瓜葛糾紛都是2012年申請(qǐng)的事情，不能按照f(shuō)irst to file規(guī)則去判斷，所以他們就只能繼續(xù)打官司相互扯皮first to invent了。

未公開(kāi)專利

對(duì)于未公開(kāi)的專利，也就是大部分國(guó)家和地區(qū)是自申請(qǐng)日18個(gè)月之內(nèi)（中、美在不申請(qǐng)?zhí)崆肮_(kāi)的前提下，一般都是18個(gè)月公開(kāi)，PCT是自優(yōu)先權(quán)日18個(gè)月公開(kāi)），公開(kāi)渠道所能查詢到專利相關(guān)的信息特別少。我們可以通過(guò)“中國(guó)及多國(guó)專利審查信息查詢系統(tǒng)”或“globaldossier”檢索到一些基本的申請(qǐng)人、繳費(fèi)信息等，佐證專利權(quán)屬問(wèn)題。

這里，我們也分享下?lián)屨純?yōu)先權(quán)中美的差異。美國(guó)有一個(gè)provisional和Non-provisional的區(qū)別，中國(guó)沒(méi)有。如果你有一個(gè)idea，你擔(dān)心別人會(huì)同一時(shí)間也有類似的idea，但是你僅僅是個(gè)想法，沒(méi)有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，沒(méi)有具體結(jié)構(gòu)，沒(méi)有實(shí)施例。沒(méi)有關(guān)系，你就可以先申請(qǐng)provisional專利，這個(gè)里面包含一個(gè)大的通式即可。然后接下來(lái)的時(shí)間你可以陸續(xù)更新你合成出來(lái)的各種化合物族（大通式范圍內(nèi)）、補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、補(bǔ)充實(shí)施例，但要在1年之內(nèi)申請(qǐng)或轉(zhuǎn)成Non-provisional專利。這樣做的好處就是搶占了優(yōu)先權(quán)，在國(guó)內(nèi)就沒(méi)有那么容易了。

另外，provisional專利還有個(gè)好處是可以沒(méi)有權(quán)利要求。重要事情說(shuō)三遍，可以沒(méi)有權(quán)利要求，沒(méi)有權(quán)利要求，沒(méi)有權(quán)利要求。這個(gè)事情在中國(guó)就不可能咯。不過(guò)這個(gè)provisional要會(huì)好好使用，一旦用得不對(duì)，也會(huì)影響后面的Non-provisional專利的優(yōu)先權(quán)日的確定。

為啥呢？

因?yàn)榧僭O(shè)有這樣一種情況：provisional專利申請(qǐng)人是張飛和關(guān)羽，但是Non-provisional專利申請(qǐng)（比如PCT申請(qǐng)）的權(quán)利要求中未包括張飛的貢獻(xiàn)，所以申請(qǐng)人只有關(guān)羽。如果在后續(xù)的PCT申請(qǐng)遞交時(shí)，張飛沒(méi)有把相關(guān)權(quán)利轉(zhuǎn)移給關(guān)羽，那么在后的PCT申請(qǐng)一旦進(jìn)入歐洲，將導(dǎo)致在先的provisional專利的的優(yōu)先權(quán)的喪失。

（張飛和關(guān)羽：搞個(gè)優(yōu)先權(quán)咋那么麻煩？）

無(wú)論是未公開(kāi)還是已經(jīng)公開(kāi)的，凡是未授權(quán)的專利，在確認(rèn)了權(quán)屬清晰的前提下，更多關(guān)注的是其能否獲得授權(quán)。

例如盡調(diào)的B企業(yè)，公司核心專利均于2018年申請(qǐng)，目前還未公開(kāi)，也因?yàn)槲垂_(kāi)又是公司的核心資產(chǎn)，雙方權(quán)衡盡調(diào)和公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)泄露問(wèn)題，我們獲取到了專利申請(qǐng)的基本信息，了解了專利所要解決的技術(shù)問(wèn)題、專利亮點(diǎn)和盡量獲取一些實(shí)施例得出的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。我們于“中國(guó)及多國(guó)專利審查信息查詢系統(tǒng)”檢索到B公司專利申請(qǐng)及繳費(fèi)相關(guān)信息二次驗(yàn)證權(quán)屬問(wèn)題。

權(quán)屬問(wèn)題確認(rèn)后，對(duì)其新穎性和創(chuàng)造性做初步評(píng)判：將專利解決的技術(shù)痛點(diǎn)、結(jié)合獲取的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，與了解、檢索到的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行對(duì)比。經(jīng)過(guò)分析對(duì)比結(jié)果，我們認(rèn)為此專利新穎性很可能受到質(zhì)疑，且其創(chuàng)造性又是顯而易見(jiàn)的。

在這種比較糾結(jié)復(fù)雜的情況下，進(jìn)一步分析其實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的優(yōu)越性在現(xiàn)有情況下成為了關(guān)注重點(diǎn)。

已公開(kāi)實(shí)審階段專利

對(duì)于已經(jīng)公開(kāi)的專利，我們可以從公開(kāi)渠道檢索的信息會(huì)比較豐富，權(quán)利要求書(shū)、說(shuō)明書(shū)、國(guó)際檢索報(bào)告、國(guó)際初審報(bào)告（如申請(qǐng)）、審查意見(jiàn)、意見(jiàn)回復(fù)、法律狀態(tài)等等信息。企業(yè)可以通過(guò)ISR對(duì)專利授權(quán)前景進(jìn)行評(píng)估，同樣，投資機(jī)構(gòu)也可利用此報(bào)告預(yù)估專利授權(quán)，當(dāng)然，對(duì)專利下沉到各國(guó)專利局的具體審查意見(jiàn)和申請(qǐng)人的意見(jiàn)回復(fù)等進(jìn)行分析，評(píng)估授權(quán)前期更可靠。

中國(guó)的審查意見(jiàn)通知書(shū)或駁回通知書(shū)分為表格和正文，表格會(huì)對(duì)審查意見(jiàn)做一個(gè)總結(jié)，并在表格的下方給出一個(gè)傾向性的意見(jiàn)：有授權(quán)前景，但存在一些缺陷；授權(quán)前景不明，只表述修改意見(jiàn)；沒(méi)有授權(quán)前景，一般表述為全部權(quán)利要求沒(méi)有創(chuàng)造性等。

審查意見(jiàn)正文會(huì)梳理并逐一列出不符合授權(quán)條件的事實(shí)，這些事實(shí)完全可以為我們分析授權(quán)前景所用。權(quán)利申請(qǐng)人的意見(jiàn)回復(fù)，也可作為我們分析專利的較好證據(jù)。

比如：盡調(diào)C企業(yè)，我們通過(guò)”patentscope”檢索到公司的核心專利的國(guó)際檢索報(bào)告顯示其所有權(quán)利要求都屬于X（X是缺乏創(chuàng)造性）。一般這種情況，企業(yè)如果希望專利獲授權(quán)可能性大一些，都應(yīng)該選擇申請(qǐng)國(guó)際初審，對(duì)權(quán)利要求及說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修改，以克服缺乏創(chuàng)造性的缺陷。但是C企業(yè)并未這樣做，所以面對(duì)這種情況，即便我們看好C企業(yè)藥的臨床價(jià)值和商業(yè)價(jià)值，但是我們依然無(wú)法說(shuō)服自己，所以沒(méi)有投資。

后續(xù)我們一直在跟蹤該項(xiàng)專利的進(jìn)度情況。最近通過(guò)專利查詢工具查詢，C企業(yè)在中國(guó)的專利審查因?yàn)閯?chuàng)造性不夠被駁回。而其最重要的美國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)專利審查依然沒(méi)什么進(jìn)展。雖然目前尚沒(méi)有最終定論，但是根據(jù)目前進(jìn)度開(kāi)展情況看，該項(xiàng)專利最終能夠獲得授權(quán)就非常懸了。而這個(gè)企業(yè)的幾乎最重要的價(jià)值就在于這個(gè)專利能否被授權(quán)，如果不行，即便其臨床成功了，項(xiàng)目的所有投資也是徹底打水漂了。

已授權(quán)專利

對(duì)于已經(jīng)授權(quán)的專利，在關(guān)注權(quán)屬問(wèn)題的同時(shí)（因?yàn)槠渲苯雨P(guān)系到一旦藥品研發(fā)成功，上市后對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)及相應(yīng)的壟斷地位），要關(guān)注其保護(hù)期限與新藥研發(fā)進(jìn)展程度的匹配性；專利穩(wěn)定性，即未來(lái)藥品上市后專利被挑戰(zhàn)的可能性。

提及以上2個(gè)關(guān)注點(diǎn)，因?yàn)闉閾屨純?yōu)先權(quán)，申請(qǐng)時(shí)間肯定越早越有利，且專利撰寫過(guò)程中難免存在一定的瑕疵，那么藥企，例如化藥研發(fā)，企業(yè)可通過(guò)布局晶型、鹽型、中間體、適應(yīng)癥、制備工藝、聯(lián)合用藥、制劑等外圍專利延長(zhǎng)保護(hù)期及設(shè)置更高的專利挑戰(zhàn)壁壘。

目前，大藥企和biotech企業(yè)基本都是這么踐行的。因?yàn)檎麄€(gè)新藥研發(fā)過(guò)程中，專利布局一直在進(jìn)行，所以，各類專利布局無(wú)論是盡調(diào)已授權(quán)和未授權(quán)的專利都是需要被關(guān)注的，對(duì)于企業(yè)未來(lái)布局規(guī)劃都是要進(jìn)行深入了解的。

在盡調(diào)已授權(quán)專利時(shí)，有一個(gè)比較有意思的例子。

如：D企業(yè)稱X專利是其公司目前最核心的專利，可以實(shí)現(xiàn)怎樣的技術(shù)，已在中國(guó)授權(quán)。比較有意思的第一個(gè)問(wèn)題就來(lái)了，公司對(duì)外路演時(shí)，說(shuō)是要布局美國(guó)市場(chǎng)的，但是并沒(méi)有什么美國(guó)專利，此專利也無(wú)PCT申請(qǐng)，更是過(guò)了優(yōu)先權(quán)日30個(gè)月，矛盾。

通過(guò)公開(kāi)渠道檢索到，此專利是從一個(gè)個(gè)人手里轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)了，詢問(wèn)其轉(zhuǎn)讓過(guò)程：起因、售價(jià)等信息，吞吞吐吐，未給明確回復(fù)。

再深入了解，創(chuàng)始人就說(shuō)公司最核心的技術(shù)其實(shí)是know how，這樣的盡調(diào)著實(shí)對(duì)我們有些難為。那就只能通過(guò)看公司的產(chǎn)品及實(shí)驗(yàn)取得的突出數(shù)據(jù)來(lái)看看這個(gè)神奇的know how技術(shù)，分析下來(lái)，感覺(jué)產(chǎn)品有些索然無(wú)味。其對(duì)權(quán)屬由來(lái)的隱瞞，最終也不知其本意何在，專利布局和know how感覺(jué)更有些玩味。對(duì)于這種情況，我們一般都是不喜歡的。

說(shuō)了這么多，最后分享一下實(shí)用、好用的專利檢索平臺(tái)，重要是都是免費(fèi)實(shí)現(xiàn)的，當(dāng)然一些付費(fèi)檢索平臺(tái)也是做得相當(dāng)不錯(cuò)的。

免費(fèi)的專利檢索工具分享

“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的專利檢索及分析平臺(tái)”可以查詢到中、美、日、歐洲、韓國(guó)、PCT組織等103個(gè)國(guó)家、地區(qū)和組織的專利數(shù)據(jù)，還包引文、同族、法律狀態(tài)等數(shù)據(jù)信息，主要是看同族專利免費(fèi)全面。但有時(shí)此查詢平臺(tái)信息更新不太及時(shí)，可以用“大為”、“歐專局的Espacenet數(shù)據(jù)庫(kù)”等專利檢索平臺(tái)進(jìn)行輔助查詢。

“中國(guó)及多國(guó)專利審查信息查詢系統(tǒng)”或“globaldossier”可以檢索到中、美、日、韓、歐5國(guó)或地區(qū)的專利申請(qǐng)過(guò)程信息，包括審查意見(jiàn)通知書(shū)、申請(qǐng)人答復(fù)、授權(quán)情況等檔案信息。

“patentscope”系統(tǒng)可以檢索到通過(guò)PCT途徑申請(qǐng)且已公開(kāi)專利的國(guó)際檢索報(bào)告、國(guó)際初審報(bào)告（如申請(qǐng)）、PCT下沉國(guó)家情況等信息。

這些工具都可以交叉組合使用，針對(duì)不同的查詢目的和專利的情況采用不同的查詢工具可以相應(yīng)提高工作效率和質(zhì)量。

最后，上述檢索工具還可以作為我們投資人的一個(gè)“大殺器”，不過(guò)這是我們的know how，暫時(shí)保密。